わが国の特許法第2条第3項は特許発明の実施行為の一態様として「輸入」を含めている。そのため、特許権の効力について定めた特許法第68条の自然な解釈として、権原無き第三者が特許発明にかかる製品をわが国に輸入する行為は、わが国の特許権を侵害すると解される。これは、あくまで「侵害品」をわが国に輸入する場合に、特許権者がわが国の特許権に基づいて権利行使できる※1という話である。

一方、特許権者等が自ら(正当なルートを通じて)製造・販売した特許製品(真正特許製品)を第三者が購入したあと、その製品をわが国に輸入・販売する行為は、わが国の特許権を侵害するであろうか。わが国の最高裁判所は平成9年(1997年)に、この問題について争われた事件について判決を出している※2。

結論を要約すると、かりに国内で特許権者等が特許製品を譲渡した場合、最初の譲渡により特許権者等は利得を得る機会を有する※3ので、以後流通転々とする場合に更なる権利行使を認める必要はなく、ゆえに特許権の行使は認められないであろうが、国外譲渡については国内譲渡とは同列に論じることはできない、すなわち、日本国特許権で保護された製品(真正な特許製品)を特許権者等が日本国外で譲渡(販売)し、この特許製品を購入した第三者(並行輸入業者)がわが国に輸入する行為は、原則として、わが国の特許権を侵害しない、という趣旨の判示をしている。

但し、特許権者が特許製品を国外で譲渡する際に、「日本国に輸出してはならない」旨の特約をその特許製品に付して販売すれば、わが国に輸入する行為に対してわが国の特許権侵害として権利行使(差止請求権や損害賠償請求権の行使等)が認められる。

わが国最高裁が「国際消尽論」を採用せず、黙示的同意論を採用したのは、特約を設けることにより特許権行使の途を残すためであったと考えられる※4。なお、国内譲渡(販売)の場合、このような特約を設けても無効であると解される。

では、米国特許権についてはどうか。

米国最高裁(Impression Products v. Lexmark International 2017)によれば、米国では特許製品の国外譲渡に関しては国内消尽論と同列に論じ、「国際消尽論」を採用する。すなわち、いかなる理由があろうとも、ひとたび特許製品を譲渡すれば、譲渡地が米国内であるか米国外であるかを問わず特許権が消尽し、以後、米国への輸入行為を米国特許権に基づいて差し止めることができない。これは、わが国のように、特約により権利行使の途を残すことはできない立場と解される。

もっとも、並行輸入というビジネスが成立するのは国内と国外で価格が異なるから(内外価格差)であると考えられ、特許権者としては、内外価格差を設けて販売を促進するか否か及び権利行使の制限の留保を付して販売するべきか否かを含めて、グローバルな視点でのビジネス戦略が求められる。他方、並行輸入業を開始する場合は内外価格差の大きい製品をいち早く見つけると共にクリアランス調査を確実に行いかつ各国の法制をよく研究するビジネス戦略※4が必要であると考えられる。

なお、特許権と商標権或いは著作権などでも扱いが異なる場合があるので注意が必要である。

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※1 税関への輸入差止も法律上は可能であるが現状では税関での特許権侵害の判断は、意匠権侵害や商標権侵害と比べてはるかに難しいため、速やかに裁判所に提訴するべきであろう。

※2 平成7年(オ)第1988号 平成9年7月1日判決 (最高裁判決)
特約を設けることなく譲渡した場合には、商品が流通転々としてわが国に輸入される場合が想定されることを特許権者は予期できるので、黙示的にわが国への輸入販売に同意した上で譲渡した(すなわち特許権を行使する権利を放棄した)と考えられ、もはや権利行使は認められない、とするのがわが国最高裁の考え方である。

※3 二重利得機会論という。

※4 上記の最高裁判決では、特約を設けるか否かは特許権者等が自由に決められるとの立場(黙示的同意論)を採っている。「黙示的同意論」では、消尽論の根拠とされる二重利得機会論を否定する立場をとる。

※5 ”Gray Market Strategy”という。

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