当事務所の業務内容(詳細)

2018.02.12 

当事務所の弁理士・スタッフがどんな仕事をしているか興味がある方のため、業務内容・活動内容を分類整理して紹介することにした。この理由は、一つは現在募集中の求職者及びインターン生のため、一つはクライアントのため、一つは同業者又は関連業者の方々への参考のためである。

1.国内特許・意匠登録出願(国内クライアントの場合)

・ヒアリング(発明の特徴部分を抽出)
どのような権利を取得しうるか、ノウハウとして保護すべきか否かなどについて、判断とアドバイスを行う。
例えば、外観形状に特徴がある発明であれば、意匠登録出願の可能性についても示唆する。
当事務所の場合、ヒアリングを行わず書面のやりとりだけで出願手続完了に至るケースは極めて少ない。
ヒアリングをしていろいろと質問しなければ発明内容を深く理解することができないからである。

・先行技術文献調査(関連技術文献の入手)
先行技術文献を調査し、報告書を作成する。視覚化(ビジュアライゼーション)が必要な場合、パテントマップを作成する。新規事業参入時など、純粋にマクロ調査を行うだけの依頼もあるが、多くはその後、特許出願業務につながる前段階としての位置づけとなるケースが大多数である。近年は、海外のクライアントが我が国の国内市場に新規参入する前にこれらの調査を希望されることもある。

・調査報告 (権利取得の可能性についての見解を伝える)
当事務所の調査報告書は、権利取得の可能性について、弁理士としての鑑定的意見を伴った調査報告となっている点が、一般的な特許調査報告書と異なる点である。特に、単に特許取得可能性を否定するだけでなく、ではどのようにすれば、進歩性が基礎づけられるような構成になるか?という点にまで踏み込んで示唆するようにしている。

・調査結果に基づく再検討(ブラッシュアップ、ブレインストーミング)
特許出願においては、このプロセスが実際上もっとも重要である。先行技術調査によって何らかの関連文献が発見されると、それにより他社の技術の特徴が理解でき、同時にそれらを回避できる方法をこの段階で初めて考え始めることになるからである。弁理士の主要な役割の1つは、発明者のアイデアを引き出して広げることである。当事務所の場合、特許性が明らかに低い出願内容の場合、他の積極的な戦略的理由がない限りは受任を辞退する意向をお伝えすることも少なくない。しかし、多くの場合、当事務所の示唆・提案に沿って再度検討し、より洗練された発明として、再度出願の依頼を受けることになる。このプロセスは、前職(会社時代)の知財担当者としての経験が活かされていると思う。

・出願内容確定→ 出願書類作成
出願内容が決まれば後は資料をそろえ、出願書類を起案するだけである。

・出願完了
何度かのクライアントとのやりとり(原稿チェック)の後、出願書類を特許庁に提出して業務完了となる。
なお、出願後にも数多くやるべきことがあるが、戦略的な内容に関わるためここでは開示しない。
とはいうものの、弁理士であれば当然に誰もが知っているはずの当たり前ともいえる内容である。

重要なのは、クライアントごとの個別具体的な事情を考慮して、クライアントからの指示を待つのではなく、
こちらから先回りして、リスクとリターンの両面からの説明を含めた提案を先手先手でしていくことである。
会社の意思決定のスピードは概ね会社の規模に反比例する。期限の間際になって依頼を受けたために
十分な対応ができなくなるという事態は、極力避けるべきである。

このようなクライアント本位のきめ細やかな対応は、当事務所の出願件数の規模だからこそできることである
と考えている。多くの案件を処理するほど、喫緊でない業務は後回しになりがちだからである。

 

2.国内権利化手続(外国クライアント)

外国のクライアントが日本国で特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得を希望する場合、及び、著作権登録や植物新品種の登録を希望する場合などに、国内代理人として手続を行っている。この業務は、日本の知財制度・知財実務について英語で説明する能力が必要である。また、外国クライアントに対する特許出願業務(外内業務)は、外国語で記載された特許明細書の英日翻訳が業務の初期段階として重要な位置を占める。特に、特許明細書は技術文書であると共に法律文書でもあり、適切な用語の選択は常に重要である。特許法のみならず、他の法域についても各国の法制度の違いをよく理解したうえで、適切なアドバイスを行うスキルが重要となる。基本的には、国内同様にこちらからさまざまな提案を行っていくように努めている。

 

3.外国特許出願(国内クライアント)

・外国特許出願の要否検討→優先期間内に外国特許出願を行う
出願実績国(内→外)は、EPC経由で出願し登録後各国に移行(バリデーション手続)をしたものを含めて、PCT国際出願,欧州特許出願、米国・中国・香港・韓国・台湾・カナダ・ドイツ・スイス、リヒテンシュタイン・フランス・英国・イタリア・ロシア・トルコ・ペルー・インドネシア・メキシコ・ブラジルなど (※ 特許制度を有するあらゆる国に出願可能)

・PCT出願の場合、国際段階と国内段階と2つのフェーズがあるが、クライアントや案件それぞれの個別具体的な事情を考慮して様々な考慮すべき要素がある。なお、当事務所では、我が国を指定国から除外せず自己指定する方法を推奨している。

・移行国の法制度についても常に最新情報を入手し、信頼できる代理人に依頼することが極めて重要である。

 

4.商標登録出願(国内クライアント)

・ヒアリング
当事務所の場合、特許出願と同様に、ヒアリングを行わず書面のやりとりだけで商標出願手続完了に至るケースは極めて少ない。ヒアリングをしていろいろと質問しなければ指定商品や指定役務が適切であるかの判断が難しいからである。

・先行商標調査(類似商標の抽出)

・調査報告

・調査結果に基づく再検討 (類似商標が発見された場合は、再考を促す提案する場合もある)

・出願内容確定→ 出願書類作成

・出願完了

 

5.外国商標登録出願、外国意匠登録出願(国内クライアント)

・出願ルートの選択

→パリルートによる直接出願、又は、

→条約を利用した国際出願
マドリッド・プロトコル/ハーグ協定のジュネーブ改正協定)に基づく国際出願、
EUTM(欧州連合商標)・EUIPO(欧州連合知的財産局)への出願 (※ いわゆる旧欧州共同体出願)

意匠制度は、小職の知る限り、登録要件、審査手続、権利行使、いずれの側面においても、各国ごとの法制度の違いがもっとも大きい。このため、外国意匠出願を検討するに当たっては、十分な知識と経験、及び信頼できる現地代理人との密接なコミュニケーションが必要である。この点は商標についてもほぼ同様である。

商標に関して言えば、中国と米国への出願の依頼又は相談が特に多い。いずれも各国ごとの法制度、商習慣などを考慮して適切な出願を行うことが必要である。

 

6.特許ライセンス・特許権侵害訴訟事件 (権利者側の場合)

・ターゲット(相手方)の発見、特定

・イ号の特定(製品・方法等)、証拠収集

・権利範囲の充足性判断(鑑定)

・無効調査実施

・警告状(内容証明郵便)送付

・回答書受領、内容検討

・損害額(ライセンス料)算定、和解交渉(訴訟)→ 和解成立

・(稀に)判決で終了

戦略上の内容に関わるため多くは記載しないが、当事務所では、証拠収集と権利範囲の充足性判断には
相当のコストと時間をかけている。当事務所が関与する多くのケースで訴訟に至る前に
早期に和解できるのは、このためであると考えている。

7.特許(※意匠、商標)ライセンス事件・侵害訴訟事件 (実施者、使用者側の場合)

・警告状受領

・権利範囲の充足性判断(鑑定)

・無効調査実施

・先使用権、その他抗弁権の検討

・回答書起案、送付

・和解交渉(訴訟、無効審判請求等)→ 和解成立

・(稀に)判決で終了

※ #6,#7については、当事者の一方又は双方が外国企業という場合も少なくない
※ #6,#7を併せて2002年~2017年までに当事務所において22件(注1)の紛争(対立当事者が存在する民事事件)を解決した。判決で終了した例もあるが、多くは判決に至る前に和解。裁判所の勧告による和解のほか、裁判外での和解事例が比較的多い。その他として、過去には知的財産仲裁センターに申立した事例などもある。

  • 注1) 1つの紛争とは、複数の権利に基づく紛争も相手方が同一であれば1つとカウントし、さらに、地方裁判所での本案訴訟とその控訴審、及びそれぞれの権利に対する無効審判請求とその審決取消訴訟などすべてを含んで1つ、すなわち事件の相手方である対立当事者の数を表している。事件番号の数で数えると、地裁と高裁でそれぞれ1件、特許無効審判の審決取消訴訟が特許無効審判の件数分だけカウント(3件の特許無効審判審決取消訴訟なら3件)されるため、数え切れない(というほどでもないが、飛躍的に増大するし、何より当事者やイ号は同じであるのに受任件数だけが時間の経過に伴って増えていく)からである。

 

8.拒絶理由応答(特許)

・拒絶理由通知書の検討

・先行技術文献の検討

・ヒアリング、対応検討
書面でのやりとりで済むケースも少なくないが、難しい拒絶理由の場合はヒアリングが必要となる。国内の
クライアントは極力対面してミーティングするが、海外など遠隔地の場合はオンライン・ミーティングを活用している。

・面接審査又は電話・FAXによる審査官とのやりとり

・手続補正書及び意見書の起案、提出

・特許査定

※国内クライアントの場合、先行技術調査を行って出願するため、1回の手続補正書提出で特許査定に至る場合が比較的多いが、近年は外国クライアントから拒絶査定された事件の中途受任が増加しており、拒絶査定不服審判などの審判系業務を含む中間処理のウェイトが高まってきている。

※ 拒絶査定不服審判は、その多くが前置審査段階で登録になるため、審決で終了する件数は比較的少ない。当事務所において、前置報告を経て合議体による審理の結果特許審決に至った当事務所単独受任の事件は、2010年~2017年(審決日)で過去9件あり、全件が特許審決となっている。共同受任の事件(小職又は当事務所以外の代理人が含まれるもの)は中途受任のものも含めて、2002年~2018年(審決日)で5件あるが、直近の2件を含む3件が特許審決という結果が得られている。これらの情報は特許庁の審決データベース等で公開されている情報である。

 

9.拒絶理由応答(意匠、商標)

先行意匠調査、先行商標調査により登録の可能性の低い出願を回避するため、基本的に拒絶理由を受けるケースはわずかであるが、万一拒絶理由通知を受領した場合は、対処し、登録査定へと導くべく最善を尽くすようにしている。解消可能な予見される拒絶理由を未然に防止してスムーズに登録査定を受けるため、必要に応じて、商品(役務)説明書や使用意思確認書・事業計画書を出願時に提出することを推奨している。多くのケースでは、書面のみでのやりとりで対応可能である。

ごく少数だが商標法4条1項11号違反の拒絶理由の対応として、アサインバック交渉や不使用取消審判を行い、拒絶理由を解消した事例などもある。

 

10.クリアランス(侵害予防)調査及びパテント・ウォッチング(SDI調査)

クリアランス(侵害予防)調査は、製品投入の直前で実施するのではなく、計画段階で実施することが推奨される。会社によっては、クリアランス調査は市場投入の計画段階のどのフェーズでどの程度実施するかといった点までデザイン・レビュー(DR)などの形ですべて文書化されていることもあるが、現実には後手後手に回ってしまっている例は、数多く存在する。例えば、ある会社から製造開始直前にクリアランス調査の依頼があり、調査を実施した結果、回避することが困難な特許が複数見つかり、製造の延期と設計変更を余儀なくされたケースもある。延期も設計変更も事業にとっては非常に大きな痛手であるが、よりに深刻なケースでは、他社が保有する特許権の存在により、事業そのものを断念(中止・撤退)せざるをえない事態もあり得るであろう。権利確定前の出願で関連性の強いものが発見された場合、特許請求の範囲から外れていても将来権利範囲が変更される可能性があるため、ウォッチング対象とすることを提案する。

クリアランス調査によりウォッチング対象が確定した場合、或いは日常的な活動の一環としてクライアントの競合他社の特許出願状況をウォッチングする場合、弊所においてSDI調査を行う。関連する出願を発見した場合には、クライアントにその旨報告する。報告頻度は費用対効果を考慮して月1回程度を選択されるケースが大多数である。

 

11.情報提供/特許異議申立/無効審判請求

ウォッチングの結果、権利化を阻止すべき特許出願又は登録特許を発見した場合、情報提供又は特許異議申立を検討する。当事務所からの情報提供により拒絶査定又は大幅な請求項の減縮につながった多数の実績がある。現在は異議申立制度が復活したので情報提供の依頼件数は減ったが、匿名で拒絶査定に導ける情報提供の存在意義は異議申立が復活した現在でも大きいと考えている。

無効審判事件で単独事件は稀であり、多くの場合、当事者対立構造の民事事件を伴っている。そのため、和解の条件として無効審判請求を取り下げる場合が少なくない。我が国では、審判請求は、審決が確定するまで、取り下げることができる(特許法第155条)。審決取消訴訟でたとえ判決がでても、確定前に審判請求を取り下げれば、判決確定前に事件が取下げとなる。当事務所でも、審決取消訴訟中に和解が成立し審判請求を取り下げた事例があるが、それらは審決に至ることなく終了する。このため、当事務所で扱う無効審判事件が審決で終了することは非常に稀である。

共同受任した無効審判事件(請求人側)で審決に至った数件のケースは、最終的に和解が成立せず、かつ訂正請求が認められた結果、最終的に無効審判請求が棄却された。

稀な例であるが、現実の紛争を伴わない単発の無効審判事件(請求人側)を受任し、審決に至ったケースは過去1件だけある。審決は無効審判請求の認容審決で終了し、確定している。この事件は無効調査に1年以上もの期間をかけて証拠を積み上げ、最終的にすべての請求項を無効化することができた。

 

12.年金管理、住所変更、名義変更、移転登録等

・登録維持年金の管理(小職を含め、トレーニングを受けた複数人のスタッフが、信頼性の高いデータベースと紙の台帳とで二重三重のチェックを行っている)

・出願人又は登録名義人の住所、氏名(名称)、持分等が変更された場合、特許庁に対して手続を行う。

・登録後の権利移転や名称変更などの実務は、出願中よりも厳密な手続が求められ、これまでの経験の蓄積が非常に重要である。

・申請人登録関係については主に出願時に願書に記載する書誌事項に関わる点であり、細心の注意を払うことが必要となる。書誌事項の作成やチェックがいかに高度なスキルを要するものであるか、特許事務を知らない人、誰かに任せている人には決して理解できないであろう。特許事務は特許事務所の要(かなめ)であるといっても過言では無い。

 

13.日常的なコンサルティング(顧問業務)

・契約書チェック(知財関連条項)

・社内規定(発明報酬規定、営業秘密保護)に関するアドバイス

・ブレインストーミング、ヒアリング

・知財セミナーの実施(知財啓蒙活動の支援)

・審査基準改訂、法改正、最新の判決例等の案内

コンサルティングの具体的な内容はクライアントごとに個別具体的な事情を考慮して変わるため、ここでは開示しない。

14.その他の業務

・著作権登録(国内・外国)の相談及び手続(主に契約書関係、登録手続関係)
近年相談及び手続の依頼が増加している。外国での著作権登録手続は現地代理人の協力の下で進めることになる。この場合も、信頼できる現地代理人の選任が重要となる。

・種苗法に基づく品種登録、原産地表示(GI)の登録、税関への輸入差止めに関する相談及び手続
受任件数・受任実績は極めて少ないが常に最新の情報収集に努め、いつでも手続きできるように万全を期して準備している。

・確定日付又はこれに類する証拠書類の収集又はアドバイス

・公正証書作成(先使用権、営業秘密等)
公正証書はノウハウとして出願せずに営業秘密として保護する途を選択する場合や証拠保全のための書類を準備する場合などに推奨している。確定日付は日々の知財活動の履歴を記録する意味で推奨している。事実実験公正証書を利用した先使用権の証拠作成について当事務所は、かなりの実績を持っていると言えるであろう。

・知財流通関係(価値評価、知財DD、無効調査、協業先調査)
受任件数は少ないが知財価値評価の重要性は高まっているようである。

・ライセンス先候補の調査・リストアップ、知財流通支援業者への橋渡し(紹介)
受任件数は少ないが、ときどき相談を受ける場合がある。

・外国知財弁護士・弁理士との情報交換(各国知財情報のアップデート)
各国の代理人と常時情報交換を行っている。

・外国知的財産訴訟
昨年来より外国商標出願に関する審決取消訴訟事件(1件)が外国の裁判所に係属中である。クライアントの意向をこちらからの指示として伝えているものの、準拠法は現地国であり、基本的には現地代理人が現地の法制度に基づき担当する。このため、委任状や代表者証明書の大使館認証又はアポステーユといった事務的な業務以外は、あまり関与する余地がないため、「その他の業務」に分類した。

15.社会奉仕活動・自己研鑽

その他、当事務所としての業務では無いが、小職(当事務所代表者)の個人的な活動として、以下のようなものがある。

・日本弁理士会の無料相談会の相談業務
開業当初(2002年)から続けている活動であるが、現在は3ヶ月に1回程度の頻度で、日本弁理士会関東支部の相談員を無料奉仕で行っている。なお、最近では「日本弁理士会関東支部 知財相談予約システム」により、ウェブサイトを通じて相談の予約が可能である。小職のコンサルティングは当事務所としての通常業務の場合は有料(タイムチャージ制)とさせていただいているが、日本弁理士会の無料相談会であれば、最大30分間は無料で相談を受けることが可能である。但し、日本弁理士会の内規により、その場では回答できない質問事項などもあるのでこの点はご了承いただきたい。

 

国際弁理士連盟(FICPI)の2018年大阪大会の実行委員会
FICPI JAPANが主催する、今年(2018年)11月に大阪で開催される世界各国の弁理士が集まる国際会議の実行委員会メンバーとして無料奉仕で活動している。

 

・日本弁理士会の国際会議対応プロジェクト
日本弁理士会国際活動センターの推薦(要請)により、知的財産権に関する国際会議に出席するためのプロジェクトチームのメンバーとして無料奉仕で活動している。次年度(2018年4月から2年間)、特許庁及び知的財産権に関する他の諸団体の代表と共に、スイス(ジュネーブ)で年2回開催されるWIPO(世界知的所有権機関)のStanding Committee on the Law of Patents (SCP) という国際会議に日本弁理士会の代表として出席予定である。

 

・裁判所専門委員
日本弁理士会の推薦により、知的財産高等裁判所、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に2008年4月から非常勤で勤務している。専門委員制度は2004年4月に始まった制度であり、小職の場合、知的財産訴訟において、技術説明会などに参加して当事者に対して技術的な質問を行ったり、裁判官から技術的な説明を求められた場合に、中立的な立場で説明を行っている。関与するのは概ね年に3~5件程度であるが、近年は増加傾向にあるように思う。当事者の代理人としてだけでなく、裁判所専門委員としても、日常的に裁判に関与する一方で、日々の特許明細書作成・意見書や手続補正書の作成を行っている。このことは、権利行使を常に意識した高品質な特許明細書のドラフティングスキルを磨くのに役だっており、当事務所の一つの強みと考えている。

 

・Tokyo IP Inn
American Inns of Courtという、主として米国の法曹実務関係者を中心とする組織の日本支部(Tokyo IP Inn) の活動に、設立した年(2013年)から参加している。年5回の定例会に参加するほか、我が国の知的財産高等裁判所と米国巡回控訴裁判所(CAFC)の共同開催によるシンポジウムや米国最高裁判所(US Supreme Court)で開催されるOfficial Eventに参加するなどの活動を行っている。知財実務の最前線で活躍するメンバーと交流して人脈を広げ、日米の最新の知財実務について英語で議論することは、自己研鑽として非常に有意義な活動である。なお、その名の通り東京で活動しており、オープンな集まりであるので、弁護士・弁理士はもとより、法科大学院の教授や学生さん、企業の法務・知財部の方、その他どなたでも、日米の知財実務に関心がある方であれば、見学は自由であるので、当事務所までご連絡いただきたい。


(その他)
知財実務に携わる同業者又は関連業者の方、会社の業務命令により知財担当者になったものの、実際には知財実務の経験がなく、日々の対応に苦慮されている方、当事務所にはこれらの知財実務に関する豊富なノウハウがありますので、コンサルティングのご要望がありましたら、状況が許す限り、協力させていただきます。また、同業者又は関連業界の方、共同受任や業務提携のお話がありましたら前向きに検討させていただきます。