解決事例

当事者対立系の紛争事件について解決事例の一部を紹介する。

特許権侵害差止及び損害賠償請求事件

当事務所の依頼者(中小企業)が、国内企業(中小企業)より特許権侵害訴訟を提起された事件。当事務所において訴訟事件を受任。無効調査を行ったところ、有力な無効資料を発見。そこで、特許庁に対して無効審判請求を行うと共に、技術的範囲の属否について特許庁に判定請求を行う。訴訟係属中に無効審決が確定したため、訴訟終了。なお、判定請求は、「イ号製品は本件特許発明の技術的範囲に属しない」との結論であった。

商標権侵害差止請求訴訟事件

当事務所依頼者(中小企業)が、商標権者(大手企業)より商標権侵害に基づく差止を求める警告状を受領した。この時点で商標登録異議申立期間中であったため、特許庁に対して、登録異議申立を行った。しかし、商標登録を維持する旨の決定がなされた。その後、特許庁に対して判定請求を行ったところ、依頼者の業とする「役務(***)に使用するイ号標章は、登録商標*******号の商標権の効力の範囲に属しない」との判定を得る。その後、当事者間で話し合いが行われ、和解成立。

特許権及び意匠権侵害訴訟事件

 

国内中小企業が、国内中堅企業より複数の特許権及び意匠権に基づく侵害訴訟を提起された事件。提訴の翌年から同業者である代理人の要請に応じる形で小職が当事者代理人チームに参加。対象となる複数の特許権のうちの一部を当事務所が担当した。技術的範囲の属否の検討、充足性を否定できない技術に対する先使用権の主張立証、無効審判、審決取消訴訟、等について総合的に検討し、対応にあたる。

国内特許権侵害警告事件

大手国内企業より3件の特許権に基づく侵害警告を受けた依頼者(中小企業)の事件。相談を受けた同業者からの要請に応じる形で当事務所が無効調査及び鑑定書作成を担当。さらに、依頼者とのヒアリングの結果、先使用権の要件を具備することが確認された。そこで、公証役場を活用して先使用権を立証するための証拠を準備した。直接の交渉は解決チームのメンバーである弁護士を中心に対応し、成功裡に解決。

外国特許権ライセンス交渉事件

大手外国特許権者より3件の特許権侵害を主張する警告状を受領した依頼者(中小企業)から相談を受けた事件。特許発明の技術的範囲の属否に関する鑑定書を作成すると共に、無効調査を実施する。対応外国特許権については現地代理人に鑑定を依頼し、鑑定結果を入手する。
得られた全ての鑑定及び無効調査の結果を踏まえて戦略を立て、交渉に当たる。この交渉段階で、国際ライセンス契約に精通した弁護士をチームメンバー(日本人弁護士)に加わっていただき、交渉に当たる。また、依頼者の要望により、依頼者の取引先企業(国内大手企業4社)に、現在の状況・今後の見通し等について説明するための資料を作成し、依頼者と共に実際に説明のための会議に出席する。相手方企業の担当者と複数回に亘る面会、書面のやりとりを経て、提訴を回避して成功裡に解決に至る。

外国特許権侵害警告事件

大手外国特許権者より国内及び対応外国特許権(複数)の侵害警告とライセンスの申し出を趣旨とする警告状を受領した依頼者(中小企業)から相談を受ける。本件は解決チームの一員として主に初期段階のみ関与した。警告状の翻訳、内容の分析・検討、解決方針の提案、外国特許の包袋記録の取得、同一特許権者による先行する類似事件の調査・情報収集などを行ったが、当事務所から別事務所に引き継ぐこととなったため、事件への関与を終了した。

国内特許権侵害警告事件

国内中堅企業から特許権侵害差止を求める警告状を受領した依頼者より相談を受けた事件。当事務所において、技術的範囲の属否、無効調査を実施すると共に、相手方代理人との交渉を担当。本件は当事務所が単独で代理した最初の事件である。当方の無効審判により相手方特許権の請求項の大部分が削除されたが、訂正請求により一部が残存したため審決取消請求訴訟を提起する(後に無効審判請求を取下げ)。同時に、ライセンス交渉を行い、双方がWin-Winとなる和解案を提案。小職において和解契約書を作成し、成功裡に解決に至る。

特許権侵害予防調査とその対策

当事務所依頼者が自ら発見した競合メーカー(外国)の有力特許について、技術的範囲の属否に関する鑑定の依頼を受ける。鑑定の結果、依頼者の指摘するとおり、一定の対策が必要との結論にいたる。パテントファミリーを調査し、権利未成立の出願については現地代理人と連携して経過調査を実施する。依頼者の取引先が方針を変更したことに伴い、以後の検討が不要となったため、中途であったが事件への関与を終了した。

特許無効審判事件

外国の大手企業から、ライバル企業の日本の特許権1件に対して特許無効審判の依頼を受ける。特許権者は業界屈指の外国大手企業である。当事務所において無効調査を実施し、有力な無効資料を発見する。その後、当事務所が代理人となり特許庁に対して特許無効審判請求を提起した。訂正請求により、特許権者が主請求項を除く全ての請求項を削除したが、特許庁審判部は主請求項を無効にする旨の審決を下し、提訴期間経過により事件終了。全部無効が確定した。

意匠権侵害訴訟事件

当事務所依頼者(国内中小メーカー)が、同業他社より大阪地方裁判所に意匠権侵害訴訟を提起されたため、相談を受ける。検討の結果、小職を含む当事務所弁理士2名と、知的財産権訴訟に精通する国内大手法律事務所の弁護士2名とで被告側訴訟代理人チームを結成。第1審で原告請求棄却。控訴審(大阪高等裁判所)でも原告請求棄却。全面勝訴で事件終了。

営業秘密漏えい事件

当事務所依頼者(国内中小飲食業者)より相談を受ける。同社を退職した社員が同種の飲食店をオープンしたため、同社の社員が確認しに行ったところ、秘伝のスープの味、その他メニューも酷似しているとの報告があったとのこと。当事務所において確認したところ、営業秘密保護のすべての要件を具備することから、営業秘密漏えい事件として受任する。依頼者が訴訟を望まなかったことから、知的財産仲裁センターでの和解を目指して証拠収集等を進める。調停申し立ての直前、相手方の事情が変化して事件が解決したため、実際に申立書を提出することなく事件終了。

商標不使用取消審判請求事件

当事務所において商標登録出願を行ったところ、商標法4条1項11号違反を理由とする拒絶理由を受ける。先行登録商標を確認したところ、審査官の認定は正当であり、拒絶理由で示された類否判断を覆すことは困難と思われた。そこで、先行登録商標の使用状況を調査したところ、継続して3年以上日本国内で使用されていない可能性が高いという調査結果を得た。
そして、不使用取消審判を請求したところ、ほどなく先行登録商標が取り消され、無事商標登録査定に至る。

商標権アサインバック交渉事件

 

当事務所において商標登録出願を行ったところ、商標法4条1項11号違反を理由とする拒絶理由を受ける。先行登録商標を確認したところ、審査官の認定は正当であり、拒絶理由で示された類否判断を覆すことは困難と思われた。しかも、先行登録商標の商標権者は国内大手メーカーであり、かつその商標は現に使用中であったが、同社の製品とは特に競合しないものと判断された。そこで、当事務所においてアサインバック交渉(※)を行ったところ、当該メーカー側からの協力が得られることとなり、当事務所において代理し、拒絶理由を解消して商標登録を受ける。
※商標法4条1項11号違反を回避するため、一旦商標登録出願人を譲渡して拒絶理由を解消した後、再度出願人を元に戻す名義変更手続を行うための交渉

特許権侵害差止警告事件

国内大手メーカーより特許権侵害に基づく差止め及び損害賠償(未払いライセンス料)の支払いを求める警告状を受領した依頼者(国内中小企業)から相談を受ける。当事務所において、技術的範囲の属否について鑑定書を作成すると共に、無効調査を実施し、相手方企業担当者との交渉を受任する。当初は双方の主張は平行線であったが、最終的に当方の主張が受け入れられ、双方合意の条件で和解成立。和解契約書を作成・締結し、事件解決。

特許権侵害差止警告事件

特許権者(複数)が、同社らの特許権を侵害する製品を製造・販売しているとの証拠を入手したとして相談を受ける。当事務所において技術的範囲の属否について鑑定を行ったのち、侵害警告を行うため内容証明郵便にて送付。訴訟にはいたらず、双方主張を尽くし、事件解決。

特許権侵害予防調査・ウォッチング

依頼者が自ら競合他社の有力特許を発見した、相談を受ける。特許権者は外国企業であるため、当事務所において、パテントファミリー調査及び現地代理人を通じて各国での権利範囲各国の経過情報を取得。一定の対策を講じると共にウォッチングを継続中。

特許権侵害訴訟・仮処分命令申立事件

特許権者自ら特許製品の侵害品を発見したとして相談を受ける。当事務所において鑑定書を作成。その後、警告状を送付し、回答を得るも、話し合いによる解決が困難と判断し、提訴に至る。

ドメイン紛争解決事件

依頼者である外国企業(X社)は、日本国内のA社との間で独占販売契約を締結し、A社をわが国における正規代理店としてX社の製品をわが国に輸入販売していた。しかし、A社との関係が悪化したため、代理店契約を解除した。それにもかかわらず、A社は正規代理店契約終了後もA社のウェブサイト内において当該X社の製品の販売を継続していた。このような事実関係の下、当該X社より、A社ウェブサイトからX社の登録商標を含む商品名の削除、製品自体の販売の停止、A社が無断で取得した商品名を含むドメインの移管等について相談を受ける。当事務所において通告書を起案したが、本件は、ドメイン移管請求・商標権侵害請求手続に止まらず、一部商事的な相談案件を含むものであったことから、弁護士1名と当職と連名でA社に内容証明を送付。その後、当事者間で直接話し合いが進み、事件解決。