公知技術の組み合わせ発明は特許可能か?

2020.08.05 

公知技術の組み合わせからなる発明は、特許を取得できるか。答えはYes/No(イエス・オア・ノー)である。例えば、サーバーとスマートフォンを用いた新規なビジネスモデルを考えたとする。サーバーは汎用性の高いパソコンや場合によっては小型のIoT機器で実現でき、スマートフォンもごくありふれた市販されているものであるとする。そして、サーバー上で動作するプログラムも、スマートフォン上で動作するプログラムも、公知のプログラムか又は公知のプログラムに少し手を加えただけで簡単に作成できるものであるとする。それでも、解決すべき課題が新規かつ具体的であり、発明成立要件(ハードウェアとソフトウェアの協働)を具備し、かつ、他の要件(新規性や進歩性、先願など)を具備するものであれば特許化できる可能性はある。

発明成立要件を具備するか否かは、弁理士に相談すれば発明相談時のヒアリングで概ね判断可能である。例えば、コンテンツにのみ特徴がある発明は、発明成立要件を具備せず、特許法による保護を受けることができない。但し、コンテンツ自体は、著作権で保護される。

新規性・進歩性を具備するか否かは、先行技術調査が必要である。個々の要素技術は非常に多くの公知文献が見つかるであろう。しかし、特許要件を具備するかどうかは、発明全体として判断される。従って、個々の要素技術が公知技術であってもそれだけで拒絶される訳ではないのである。これは、知っている人にとっては非常に初歩的な知識であるが、誤った思い込みによって本来であれば特許出願すべきものを適切に保護せず事業化を進めてしまうといったケースが非常に多いように思う。特に、スタートアップ企業や中小企業の場合、特許アドバイザーに相談する前に、様々な場所で自ら公開してしまうケースが少なくない。営業部門はいち早く成果物をプレゼン資料に取り入れたいと思うのが通常である。展示会等で発表したり、自らウェブサイトで公開したり、新聞やテレビなどのメディアで発表してしまうこともあるであろう。もちろん、プログラム自体が発明である場合は、製品を公開してもプログラムの内部が全て公知になるとは限らない。しかし、システム全体構成や動作について説明資料を作成すれば、大なり小なり、発明の新規性は失われる。

同様に、製造方法の発明で、工程の順序を入れ替えるだけでも特許される可能性は十分にある。従来はA→B→C→Dという順序で製造していたが、A→C→B→Dという順序に変えるだけで大きな効果が得られたならば、特許される余地はある。或いは、工程を一つ省略して、A→B→Dとするだけでも、特許要件を具備する余地は否定されない。C工程を省略するためにB工程の後、より簡単にできる別工程(B’工程)を行うということにでもなれば、なおのことである。

もっとも、製造方法を特許出願すべきか否かは、別の考慮を要する場合もある。最終的な製品に製造工程の変更が反映されるかどうかで判断するというのも一つの方法であろう。なお、最終製品を製造方法によって特定すると「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と判断され、原則として拒絶理由となる。例外にたよる場合は明細書において、予め必要かつ十分な記載をしておくことが重要である。

出願の価値判断も含めて、先ずは身近な弁理士に相談されるのがよいかと思う。身近な弁理士が見つからないときは、弁理士ナビで探すか、若しくは日本弁理士会が毎週全国で開催している弁理士無料相談会を利用されるのも一案である。コロナ禍にある現在、ウェブ会議システムを利用した「非対面」形式の相談となっているので、自宅や職場から相談を受けることができるようである。