実用新案登録に基く特許出願(特許法第46条の2)について

2013.07.17 

我が国の実用新案登録出願は、方式審査と基礎的要件の審査という最低限の審査はされるものの、先行技術文献と対比した「実体審査」は行われず、極めて早期に設定登録される。しかし、権利の安定性・信頼性に問題があるうえに、権利行使の際にいくつかの制限があるなど、問題が多く、あまりお勧めしないが、万一出願から3年経過していない実用新案登録をお持ちであれば、「特許出願に変更」することが可能である。

実用新案登権者は、所定の要件を満たすことにより、自己の実用新案登録に基いて特許出願をすることができる(特許法第46条の2)。主な要件は同条第1項に規定されている以下のとおり。

-その実用新案登録出願から3年以内(1号)
-本人により実用新案技術評価書の請求がされていないこと(2号)
-他人により実用新案技術評価書の請求があった旨の通知を受けた日から30日以内(3号)
-その実用新案登録について請求された実用新案登録無効審判についての答弁書提出期間内(4号)

なお、特許出願について拒絶理由を受けた後、実用新案出願に変更し後に実用新案登録を受けた場合に、原出願(特許出願)の日から3年経過していないときは、実用新案登録出願できるであろうか。同条1項各号のいずれにも該当しないので、「できる」と解される。

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特許法(昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html

(実用新案登録に基く特許出願)
第四十六条の二   実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
一   その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
二   その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項 に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
三   その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項 の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
四   その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項 の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項 の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2  以下略