マドリッド・プロトコル(国際登録簿における更正”correction”)

2013.06.25 

先日、弊所の外国のクライアントから、「マドリッド・プロトコルによる国際登録を行って日本を指定したところ商標法6条1項違反(区分不適切)を理由に日本国特許庁から暫定的拒絶通報(provisional  refusal of protection)を受けた」とのことで、日本国内特許庁に対する以後の手続について依頼を受けた。

通常の国内商標登録出願であれば手続補正書で区分の変更をすれば拒絶理由解消ということになるはずであり、過去に経験もあったため受任したが、いざ特許庁に連絡をとってみると、マドリッドプロトコルの場合、国際分類(区分)は国際事務局で一元管理されているため指定官庁で勝手に区分を補正することはできないということで、当該補正が認められないという。さらに、区分を変更するためにはWIPOに直接連絡を取り、国際登録簿に記録されている区分を変更する”correction”という手続を個別に連絡をとらなければならないということが分かった(*1-2)。

しかし、国際登録簿の国際分類を変えると諸外国(他の指定国)においても同様に区分が変更されることになる。すなわち、類似範囲が変動するおそれがあり、拒絶・無効理由が生じるなどの心配もあり、我が国の拒絶理由を解消することで他の国の審査に悪影響を与える懸念がある。

結局、クライアントの許可を得てスイスの国際事務局と連絡をとり(*3)、本国官庁において当該区分で国内登録されるに至った経緯と当該区分がニース協定(標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定)の国際分類に照らして妥当であることについて説明をしたところ、「correction手続は必要ない」という国際事務局の見解が示された。

そして、この経緯を日本特許庁のマドプロ担当審査官に説明したところ、「WIPOの見解に鑑みて先の暫定的拒絶の通報は撤回します」との結論に至り、経緯を説明した上申書1枚提出して本件は無事に一件落着となったのであるが、我が国の商標代理人の立場としては、特許庁は、商標法6条1項違反を理由とする暫定的拒絶の通報を通知する場合は、事前に国際事務局と連絡を取るなどして、”correction”が不可避の事案であるのか、もう少し慎重に検討してもらえるとありがたい。

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*1 マドリッド協定議定書 特許庁仮訳
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/madrid/mp/chap1.htm
第3条 国際出願
(1) 略
(2)  出願人は、保護を受けようとする標章に係る商品及びサービスを指定しなければならず、可能な場合には、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に規定する国際分類に従って1又は2以上の類を指定する。出願人が類を指定しなかった場合には、国際事務局が指定された商品及びサービスについて当該国際分類中の適当な類を指定する。出願人が指定した類は、国際事務局が本国官庁と協力して行う調整に服するものとする。本国官庁と国際事務局との間で意見の相違がある場合には、国際事務局の意見が優先する。
(3)-(5) 略

*2  マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/pdf/hyoumado0131/paper01.pdf
第28規則 国際登録簿における更正
(1) [更正]
国際事務局は、職権で又は名義人若しくは官庁の要求により、国際登録簿における国際登録に関して誤りがあると判断した場合には、その旨登録簿を修正する。
(2)[通報]
国際事務局は、その旨を名義人に通報し、同時に更正が効力を有する締約国の官庁に通報する。加えて、国際事務局は、更正が効力を有する指定締約国の官庁が、更正を請求した指定締約国官庁でない場合にもその旨通報する。
(3) [更正の後の拒絶]
(2)の規定にいう官庁は、国際事務局にあてる暫定的拒絶の通報において、更正されたとおりには国際登録には保護を認めることができない、又はもはや認められない旨を宣言する権利を有する。協定第5条又は議定書第5条及び第16規則から第18規則の3の規定を準用する。ただし、当該通報の送付に要する期間は、当該官庁に更正の通知が送付された日から起算されるものである。
(4) [更正の期限]
(1)の規定にかかわらず、官庁に起因する誤りであって、かつ、国際登録に起因する権利に影響する更正は、国際登録簿への更正の対象となる記録を公表した日から九月以内に、更正の申請が国際事務局により受理された場合にのみ、更正することができる。

*3 マドリッドプロトコルに関するWIPOの問い合わせ先

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/wipo_toiawase.htm